Семь вопросов, которые возникают у компаний при использовании товарного знака (Зинатулина Д.Ф., Болотова С.М.)

Содержание

Использование товарного знака, марки, бренда

Семь вопросов, которые возникают у компаний при использовании товарного знака (Зинатулина Д.Ф., Болотова С.М.)

Использование товарного знака

Продукцию с товарным знаком проще продавать

Начать пользоваться товарным знаком

Свидетельство о регистрации товарного знака

Охрана товарного знака

Незаконное использование товарного знака

Использование товарного знака – престиж компании

Использование товарного знака в продвижении бренда сегодня стало не только эффективным маркетинговым средством, но и показателем статуса и престижа компании.

При наличии здоровой конкуренции продать товар, отмеченный ® соответствующим зарегистрированным товарным знаком, довольно просто в отличие от продукции компаний, делающих первые шаги на рынке.

Новичкам, конечно, всегда сложнее, но при грамотном подходе и они добиваются больших успехов за короткое время.

Самое главное – правильно выстроить маркетинговую стратегию, реализация которой тесно связана с активным продвижением и использованием товарного знака.

Почему продукцию с товарным знаком проще продавать?

Использование товарного знака имеет целый ряд преимуществ для его обладателя.

Во-первых, товарный знак производителя сегодня ассоциируется со знаком качества советских времен, наличие на товаре которого гарантировало потребителю безупречно высокое качество. Такого знака удостаивались лишь товары, прошедшие через строжайший контроль ОТК.

Современный товарный знак означает, что товар соответствует нормативам качества, которых придерживается изготовитель.

Если речь идет, к примеру, о молочных продуктах, то товарный знак гарантирует их соответствие требованиям производства молочной продукции и таким службам, как СЭС, Роспотребнадзор, отдел по защите прав потребителей придраться будет не к чему.

Во-вторых, запоминающийся и хорошо читаемый товарный знак говорит о статусе и серьезности компании, вкладывающий в раскрутку своего бренда все свои силы и средства, а, значит, экономить на здоровье потребителей она не будет.

В-третьих, покупатели с гораздо большей охотой приобретают товары хорошо знакомой марки, и совершенно не важно пробовали ли они ранее ее продукцию или купили, поддавшись влиянию популярной рекламы.

В-четвертых, покупатель уже привыкший к продукции одного бренда будет охотно приобретать новинки этой же торговой марки, отмеченной тем же знаком. Раз остальная продукция удовлетворяет его потребностям, значит, и новинка придется по вкусу.

В-пятых, использование товарного знака производителя обеспечивает защиту от подделки. Обладание исключительными правами на официально зарегистрированный товарный знак обеспечивает охрану и дает право на возмещение причиненного ущерба в случае незаконного использования средства индивидуализации и законное наказание злоумышленников.

Использование товарного знака рассматривается современными маркетолагами не только как эффективное средство формирования положительного образа компании в глазах потребителей, но и как средство защиты от подделки. Незаконное использование известного товарного знака для реализации продукции или услуг, произведенных совершенно другой компанией, не имеющей к правообладателю никакого отношения, преследуется по закону.

С чего начинается пользование товарным знаком?

Активно использовать товарный знак можно сразу после его регистрации. Что представляет собой эта процедура? Когда эскиз уже разработан и утвержден, патентный поверенный дал свои рекомендации – можно отправляться в Роспатент, где и производится официальная регистрация товарного знака.

Отправляться в Роспатент необходимо с уже сформированным пакетом документов, который состоит из:

  • заявления на регистрацию товарного знака, в котором указывается полное наименование заявителя, его юридический и фактический адрес;
  • эскиза товарного знака на бумажном носителе, который может представлять собой как буквенное, так и графическое изображение;
  • полного списка товаров, которые будут маркироваться регистрируемым товарным знаком, сформированного в соответствии с МКТУ для товарных знаков;
  • описания обозначения для товарного знака на бумажном носителе;
  • квитанции об оплате госпошлины за регистрацию товарного знака.

Если представленные на регистрацию документы полностью соответствуют положениям 4-й части ГК РФ Права на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, то остается лишь дождаться окончания процедуры и получить соответствующее свидетельство. И все, начиная с дня, указанного в свидетельстве как дата регистрации, можно активно использовать товарный знак при проведении рекламных компаний и при оформлении упаковки товаров.

Что дает свидетельство о регистрации товарного знака?

Свидетельство о регистрации товарного знака — этот документ закрепляет за владельцем обозначения исключительные права на него. Без получения этого документа использовать разного рода обозначения для индивидуализации продукции не правомочно.

Использование зарегистрированного товарного знака другими производителями преследуется по закону. При использовании в качестве товарного знака незарегистрированного обозначения не исключает случаев его заимствования и регистрации другими лицами.

Срок действия свидетельства и соответственно реализация прав владельца товарного знака ограничен 10-ю годами. По истечении этого срока, свидетельство может быть продлено. А при необходимости модернизации используемого ранее обозначения придется регистрировать новый товарный знак.

Итак, с тем что дает использование товарного знака и с чего оно начинается разобрались.

Как охраняется использование товарного знака?

Правообладатели товарных знаков стремятся защитить свою продукцию от подделки, индивидуализировать ее и цивилизованно продвигать на рынке. Но от желающих заработать на раскрученном имени отбоя нет. Эта проблема связана с большим количеством контрафакта, реализуемого в магазинах и на рынках.

Дешевые, нелицензионные товары расходятся, как горячие пирожки, только благодаря наличию на упаковке или самом товаре хорошо известных товарных знаков.

Так что же получается? Правообладатели тратят силы и средства на разработку, регистрацию и продвижение товарного знака, давая шанс хорошо заработать тем, кто не имеет к нему никакого отношения? К тому разбивая в пух и прах репутацию солидного производителя?

Незаконное использование товарного знака наказуемо в соответствии со статьями Административного и Гражданского Кодекса. Но, предусмотренное в соответствии со статьей 14.10 «Незаконное использование товарного знака» наказание ограничивается вполне посильным штрафом и конфискацией товара, незаконно отмеченного чужим средством индивидуализации.

Незаконное использование товарного знака на практике

Вариантов незаконного использования товарного знака предостаточно. Доскональное воспроизведение зарегистрированного знака для обозначения не соответствующей ему продукции.

Этим грешат производителя контрафакта, размещая, к примеру, лейбл «Найк», «Пума» или «Адидас» на сшитых в гараже или подвале кроссовках или спортивных костюмах.

Даже, если предприниматель приобретает партию товара для реализации на вполне законных основаниях со всеми необходимыми документами, то поставщик обязан уведомить его об использовании товарного знака другой марки и продемонстрировать соответствующее разрешение (лицензионный договор), заверенное правообладателем.

Сегодня не редки случаи, когда российские предприниматели спокойно ввозят из Китая партии спортивной одежды и обуви с лейблами известных брендов, но кустарного производства для реализации на территории России, имея все необходимые для импорта документы.

На таможне заполняются все декларации, товар проверяется, и только с началом продаж приходят иски из Арбитражного суда, инициированные таможенной службой о незаконном использовании товарного знака.

Чтобы сослаться при заполнении таможенной декларации на лицензию правообладателя на использование товарного знака, нужно предоставить соответствующий документ, который, естественно, лжепроизводители и не получали.

А расплачиваются за такую коммерцию в итоге предприниматели, у которых производится конфискация всего контрафактного товара с уплатой солидного штрафа.

Подобный случай далеко не единичный. В нашей стране ежедневно выявляются самые разные случаи незаконного использования зарегистрированных товарных знаков.

Причем вина реализаторов подобной контрафактной продукции не всегда доказуема, суды детально разбираются в каждом конкретном случае.

Самое важное знать – при желании использовать зарегистрированный товарный знак нужно заручиться разрешением его правообладателя, которое на самом деле не сложно получить.

Консультация и лицензионный договор передачи прав нап товарный знак: (495) 921-22-31; Задать вопрос патентному поверенному

Статьи и новости по теме:

На последней пресс-конференции официальный представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев рассказал о последних событиях >>>

Новые правила о товарных знаках, вступившие в силу в марте этого года в Индии, предлагают полностью цифровую, простую и ускоренную процедуру регистрации товарных знаков >>>

При взаимодействии с товарными знаками необходимо понимать, каким образом должна использоваться информационная символика. Законы, регулирующие использование такой символики, варьируются в зависимости от юрисдикции. Последствия неправильного использования разнообразны: от претензий по поводу ложной рекламы до штрафов, а в некоторых странах даже уголовной ответственности >>>

Как подать иск в суд о нарушении патентных прав в США? Что делать, если ответчик ставит под сомнение ваши аргументы? >>>

обновлённое расписание для финальной стадии подготовки к открытию Единого патентного суда. В расписании указано, что суд может начать рассмотрение дел уже в декабре 2017 года, как только соглашение по проекту вступит в силу >>>

Крупный регистратор доменов запустил обновленный инновационный сервис защиты товарных знаков в новых доменах >>

В Минске состоялась специализированная международная конференция по товарным знакам «Защита брендов в Таможенном союзе, СНГ и глобальном мире», организованная национальными ассоциациями Белоруссии, Казахстана и России. Поддержку мероприятия оказывает правительство Беларуси, Исполком СНГ и Евразийская экономическая комиссия >>>

В Верхней палате Парламента России инициируется создание Межведомственной рабочей группы для выработки поправок к Гражданскому кодексу, имеющих цель законодательно ограничить возможности злоупотребления со стороны правообладателей товарных знаков >>>

Вступило в силу Постановление Правительства РФ № 1023, вносящее изменения в определение стандартизированных размеров взимания государственных пошлин при регистрации товарных знаков и изобретений. Кроме того, в Постановлении расширены основания для возврата ранее уплаченной пошлины заявителю >>>

Вопросов, связанных с реализацией на рынках и торговых точках разного уровня контрафактной продукции, накопилось слишком много. В связи со сложившейся ситуацией законодатели разработали и приняли законопроект «О внесении изменений в статьи 14.7 и 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» >>>

[  1   2  ]

Источник: https://www.copyright.ru/documents/patentnoe_pravo/tovarniy_znak_brend/ispolzovanie_tovarnogo_znaka

Елена Бергер, старший юрист практики интеллектуальной собственности, о незаконном использовании товарных знаков производителями автокомплектующих

Семь вопросов, которые возникают у компаний при использовании товарного знака (Зинатулина Д.Ф., Болотова С.М.)

Ссылка на PDF версию статьи

Многие предприниматели и компании импортируют и продают автозапчасти, маркированные зарегистрированными товарными знаками, как оригинальные, так и выпущенные сторонними производителями, не являясь, при этом официальными дилерами.  Как провести границу между законными действиями при использовании чужого товарного знака и рисками, которые могут привести к привлечению ответственности?

Что такое товарный знак?

Товарный знак – это обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров и услуг. В качестве товарного знака может выступать как слово или словосочетание (название марки или модели автомобиля), так и изображение (логотип автопроизводителя), звук, объемная фигура, анимация или даже запах.

Охраняются только такие обозначения, которые прошли процедуру государственной регистрации. Зарегистрированный товарный знак может использовать только правообладатель или те лица, которым он дал свое согласие – использование товарного знака без согласия правообладателя незаконно и влечет за собой административную и гражданскую ответственность.

Однако возникает вопрос: любое ли использование товарного знака без согласия правообладателя незаконно? Анализ законодательства и судебной практики позволяет дать отрицательный ответ. Так, незаконным будет использование товарного знака без согласия правообладателя только при наличии трех нижеуказанных условий одновременно.

Используемое обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком правообладателя.

Обозначение должно использоваться в отношении товаров однородных тем, для которых зарегистрирован товарный знак.

Например, использование товарного знака, зарегистрированного для мороженного, в маркировке автозапчастей не будет образовывать нарушения даже при отсутствии согласия правообладателя (однако, существуют некоторые исключения, связанные с недобросовестной конкуренцией и общеизвестными товарными знаками).

Если использование товарного знака без разрешения правообладателя потенциально способно смешению продукции правообладателя и третьего лица в глазах потребителя, тогда оно является нарушением.

При использовании товарного знака крайне важно понимать, является ли использование законным: законодательство РФ предусматривает широкий спектр санкций за нарушение прав на товарный знак – от взыскания денежных компенсаций в пользу правообладателя и до административной и уголовной ответственности. Так, денежная компенсация в пользу правообладателя может быть взыскана либо в размере от 10 тыс. до 5 млн рублей, либо в размере двукратной стоимости контрафактных товаров или двукратной стоимости лицензии на использование товарного знака.

Рассмотрим некоторые частные использования чужих товарных знаков без разрешения правообладателя, встречающиеся в автомобильной индустрии, на предмет того, при каких обстоятельствах такое использование является законным, а при каких – представляет собой нарушение прав на товарный знак.

Контрафакт и параллельный импорт

Эти два случая являются наиболее часто встречающимися на практике. Контрафактный товар – это товар, на который товарный знак нанесен незаконно, т.е.

правообладатель не наносил его на товар сам и не давал лицу, которое нанесло его, разрешения на маркировку товара товарным знаком.

Контрафактным товаром будут являться автозапчасти, на которые нанесен логотип известной автомобильной компании, произведенные лицом, не имеющим к этой компании никакого отношения.

За любые действия, связанные с введением контрафактного товара в оборот и его последующим обращением (производство, ввоз, продажу, перепродажу) в законодательстве РФ предусмотрена уголовная, административная и гражданская ответственность.

Параллельный импорт – это ввоз оригинальных товаров лицами, которые не получали согласия правообладателя на импорт этих товаров на территорию РФ. Если компания приобретает за границей оригинальные автозапчасти и ввозит их в Россию, не являясь, при этом, официальным дилером правообладателя и не имея его разрешения, то она осуществляет параллельный импорт.

Параллельный импорт также запрещен законодательством РФ, однако с недавних пор за него предусмотрена только гражданская ответственность, к административной лица, осуществляющие параллельный импорт, не привлекаются.

Использование товарного знака для указания на предназначение товара

Сложнее обстоит вопрос в случае, если определенная компания производит, к примеру, комплектующие для определенных моделей или марок автомобилей, и указывает их на упаковке. Наименования, указываемые компанией, являются зарегистрированными товарными знаками. Имеет ли место в подобных случаях незаконное использование товарного знака?

Как уже указывалось, одним из определяющих признаков незаконного использования товарного знака является возможность создания смешения в глазах потребителя. Именно этот признак позволит ответить на вопрос о том, каким образом можно использовать товарный знак для указания на предназначение товаров. Рассмотрим примеры из практики.

В 2017 году Суд по интеллектуальным правам рассмотрел спор между правообладателем товарного знака «ЗИЛ» и компанией-производителем комплектующих. Поводом для спора стал зафиксированный таможней факт экспорта запчастей, на обратной стороне коробки которых содержалась надпись: «Данное изделие выполнено из резино-силиконовой смеси по немецкой технологии Ш10 КамАЗ, ЗИЛ-130, Д240-260 и др.».

Таможенный орган привлек компанию-производителя к административной ответственности за незаконное использование товарного знака (правообладатель в таких делах выступает в качестве третьего лица).

Однако Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что обозначение «ЗИЛ» было использовано компанией не для индивидуализации запчастей, а для указания на их применимость для определенных автомобилей.

Суд указал, что использование обозначения, которое зарегистрировано в качестве товарного знака, в таком контексте, не может ввести рядового потребителя в заблуждение в отношении того, кем был произведен данный товар и не способно привести к смешению между товарами правообладателя и товарами производителя указанных запчастей.

В другом деле Суд по интеллектуальным правам занял позицию таможенного органа и правообладателя. Таможенный орган привлек к ответственности за незаконное использование товарного знака «ВАЗ» компанию, которая ввозила неофициальные запчасти для автомобилей ВАЗ. На упаковке запчастей содержалась аббревиатура «ВАЗ».

В данном деле Суд согласился с тем, что имело место нарушение прав на товарный знак: на упаковке товара товарный знак «ВАЗ» был использован таким образом, что потенциальный потребитель не мог сделать однозначного вывода о том, производятся ли эти запчасти непосредственно правообладателем или они являются неофициальными, а знак использован лишь для указания на их предназначение. В частности, указал Суд, на упаковке отсутствовали предлоги «для/в/на», которые обозначали бы указание на назначение запчастей – товарный знак «ВАЗ» использован «сам по себе».

Таким образом, при использовании производителями неофициальных запчастей наименований моделей и марок автомобилей, для которых эти запчасти предназначены, важным является контекст, в котором используется то или иное обозначение. Если обозначение использовано в контексте, который может привести к тому, что рядовой потребитель сочтет, что запчасти произведены самим производителем автомобилей, то такое использование будет незаконным.

Использование товарного знака в рекламе

По общему правилу использовать товарный знак в рекламе может только правообладатель или лица, получившие его разрешение.

В случае, когда лицо перепродает товар, который был законно введен в оборот, такое лицо вправе использовать товарный знак, которым маркирован товар, для продвижения данного товара и предложения его к продаже. К примеру, если компания перепродает запчасти, купленные у официального дилера, она может размещать его товарный знак в своей рекламе, в которой она предлагает приобрести данные запчасти.

Тем не менее, действует упомянутое выше правило – использование товарного знака не должно создавать возможность того, что потребитель примет компанию, перепродающую товары, за официального дилера правообладателя или за самого правообладателя.

В качестве примера приведем дело, рассмотренное Высшим арбитражным судом в 2011 году, в котором была высказана позиция, сохраняющая актуальность по сей день.

Компания, которая занималась продажей автомобилей LADA и их техническим обслуживанием, разместила в газете объявление, где использовались товарные знаки компании «АвтоВАЗ».

Суд признал, что использование товарных знаков в отношении предложения по техническому обслуживанию автомобилей LADA без разрешения правообладателя является незаконным.

В глазах потребителя, по мнению Суда, данное предложение может создать ложное впечатление того, что компания является официальным представителем «АвтоВАЗа» или каким-либо иным образом с ним связана.

В частности, указал Суд, в рекламе не было указанно данных в отношении конкретного лица, оказывающего услуги по техническому обслуживанию, ввиду чего потребитель мог счесть, что техническое обслуживание размещает то лицо, чей товарный знак размещен на рекламе – компания «АвтоВАЗ».

Следовательно, при использовании товарного знака в рекламе также необходимо учитывать, что его использование не должно приводить к возможности введения потребителей в заблуждение.

Подводя итоги, хочется отметить, что использование товарного знака требует получения согласия правообладателя и без такого согласия является незаконным.  Незаконное использование товарного знака, в свою очередь, влечет за собой ответственность и может дорого обойтись нарушителю.

Тем не менее, в ряде случаев добросовестные третьи лица могут использовать товарный знак, не получая согласия правообладателя, но и не нарушая, при этом, закон.

Основными критериями являются однородность товаров и услуг, в отношении которых используется обозначение, а также возможность введения потребителя в заблуждение использованием обозначения.

Источник: http://www.cls.ru/rus/press-centr/publikacii/elena-berger-starshiy-yurist-praktiki-intellektualnoy-sobstvennosti-o-nezakonnom-ispolzovanii-tovarnyh-znakov-proizvoditelyami-avtokomplektuyuschih/

Использование товарного знака

Семь вопросов, которые возникают у компаний при использовании товарного знака (Зинатулина Д.Ф., Болотова С.М.)

Статья будет полезна предпринимателям, чтобы понять, откуда возникает выгода при использовании товарного знака. Рассмотрим общепринятые варианты использования с точки зрения законодательства, а также несколько практических примеров использования.

Особое внимание уделим ситуациям, когда отсутствуют доходы от продажи лицензий.

Варианты использования товарного знака

Что можно делать с товарным знаком после его регистрации? После государственной регистрации товарного знака, у его правообладателя возникает исключительное право использования товарного знака, в соответствии с которым можно:

  • Размещать товарный знак на собственной продукции и связанных с ней материалами;
  • Продавать на товарный знак лицензии, франшизу или вообще «продать товарный знак» другому лицу;
  • Запрещать недобросовестным конкурентам использовать товарный знак.

Так как про использование товарного знака с точки зрения законодательства мы писали в нашей предыдущей статье, далее об использовании товарного знака речь пойдет исключительно с практической точки зрения.

Скрытая выгода от товарного знака без продажи лицензий

Многие компании считают, что выгода от использования товарного знака может возникнуть исключительно при оформлении лицензионных договоров или при продаже франшиз. Такую точку зрения легко понять: если за использование товарного знака платят деньги, то товарный знак приносит доход.

Давайте попробуем разобраться, если лицензии никто не покупает и денег не платит, то приносит ли использование товарного знака своему правообладателю какую-либо выгоду? Так как одним из наших основных направлений является оценка нематериальных активов, мы часто сталкиваемся с задачей определения выгоды от товарного знака без лицензий и франшиз. Приведем несколько примеров (мы учитываем это при определении стоимости товарного знака).

Представим возможные последствия от использования обозначения (названия, логотипа, бренда), который предварительно не был зарегистрирован в качестве товарного знака. Если бизнес будет активно развиваться, то возможно наступление нескольких нежелательных событий с конкретными измеримыми убытками:

  • Бренд будут копировать — возникнет упущенная выгода.
  • Контрафакт, как правило, имеет не самое лучшее качество — из-за репутационных потерь уменьшится оборот.
  • Бренд зарегистрирует конкурент и запретит его использовать — придется заплатить конкуренту компенсацию за нарушение его товарного знака, прекратить его использование, потерять лояльную к бренду аудиторию и вложить средства в разработку и маркетинг нового бренда.

Исходя из описанных ситуаций, товарный знак можно рассматривать как «средство минимизации рисков», «гарантию светлого будущего» или вообще «страховой полис от недобросовестных конкурентов». Выгодно ли иметь такую «страховку»? Да, это приносит определенную выгоду, которую даже можно численно измерить (см. примеры выше).

А если Вам интересно сотрудничество по реализации ваших товаров с дистрибьюторами — им такая «страховка» тоже очень часто интересна, потому что в случае нарушения Вами чужих прав, ответственность возникнет и у дистрибьютора. Регистрация товарного знака означает, что права есть, в первую очередь, у Вас, а дистрибьютору ничего не грозит.

Товарный знак как нематериальный актив

Когда разговор идет о предпринимателях, состояние которых исчисляется в миллионах или миллиардах денежных единиц, многие представляют себе такого Скруджа МакДака, который ныряет со специального мостика в свой огромный денежный сейф, а затем в самом буквальном смысле купается в деньгах.

Однако, в реальном мире основной частью такого состояния миллиардеров, как правило, являются не наличные деньги, а денежное выражение стоимости их собственности (которую можно, если что, продать).

По некоторым данным, товарный знак составляет в среднем около 40% стоимости зарубежных компаний.

Таким образом, состояние собственника такой среднестатистической зарубежной компании будет почти наполовину состоять из рыночной стоимости его бренда.

Во-первых, это еще раз подчеркивает важность его своевременной государственной регистрации, а во-вторых, это подчеркивает ценность товарного знака как актива компании.

Но Вы можете задать вопрос: «Какой смысл во всей этой капитализации бизнеса, кроме не всегда ликвидного нематериального актива, личного морального удовлетворения и присутствия в рейтингах Форбс?»

Варианты использования товарного знака как нематериального актива

Кроме всего вышеперечисленного, наличие в финансовой структуре компании значительного нематериального актива имеет также и множество практических преимуществ, например:

  • В некоторых случаях, тот самый нематериальный актив можно внести в качестве залога при получении кредита в банке.
  • При покупке доли в компании, ее можно оплатить правами на товарный знак. Кроме этого, если нет желания расставаться с исключительным правом, то это может быть право использования товарного знака на условиях простой (неисключительной) лицензии — в уставной капитал можно внести даже лицензию.

Возможные варианты распоряжения правом на товарный знак ограничиваются только фантазией, достаточно посмотреть него просто как на актив (как, например, на автомобиль или здание) и учесть его ликвидность. Если про товарный знак никто ни разу не слышал, то продать его будет не так легко, как автомобиль — а это существенно отразится на стоимости.

Продажа лицензии на товарный знак дочерней компании для оптимизации налогов

Товарный знак — популярное средство по оптимизации налогообложения. Популярность этого варианта обусловлена двумя основными причинами:

  • Товарный знак может зарегистрировать любая компания, которая проявила хотя бы немного фантазии при выборе названия (магазин «продукты» такую схему реализовать не сможет).
  • Данная схема не попадет под критерий необоснованной налоговой выгоды при соблюдении ряда требований (заниматься этим без привлечения компетентного специалиста достаточно опасно).

Подробнее об этой теме мы обязательно напишем в отдельной статье, а сейчас, если Вас заинтересовал такой вариант использования товарного знака, будем рады проконсультировать по любому удобному для Вас каналу связи.

Незаконное использование товарного знака

Исключительное право на товарный знак также позволяет пресекать попытки конкурентов использовать ваш товарный знак незаконно. Использование товарного знака признается незаконным, если такое использование происходит без предварительного приобретения соответствующей лицензии.

Некоторые предприниматели после регистрации своего товарного знака считают, что на территории РФ есть какой-то государственный орган, который непрерывно отслеживает нарушения товарных знаков, а затем привлекает нарушителей к ответственности. На деле же все происходит иначе.

Правообладателю со стороны закона просто предоставляется право (возможность) привлекать к ответственности нарушителей, а будет ли правообладатель такой возможностью пользоваться — зависит только от него. Иными словами, обязанность по отлову нарушителей товарного знака лежит на его правообладателе.

Итого про выгоду от использования товарного знака

В качестве заключения к статье можно сформулировать следующий вывод:

Товарный знак может приносить выгоду просто потому, что он зарегистрированСовершенно необязательно продавать кому-то лицензии, чтобы это почувствовать.

Если Вас интересует вопрос регистрации товарного знака, то более подробно о нашей удобной схеме работы можно ознакомиться в соответствующей статье на нашем сайте. Будем рады быть Вам полезными!

Источник: https://shulgin.company/blog/articles/ispolzovanie-tovarnogo-znaka/

13 типичных ошибок при регистрации и использовании товарного знака

Семь вопросов, которые возникают у компаний при использовании товарного знака (Зинатулина Д.Ф., Болотова С.М.)

16 ноября 2015

На площадке портала «Эстиматика» 29 октября 2015 года состоялся круглый стол, посвященный интеллектуальной собственности.

С докладом на тему «Типичные ошибки при регистрации товарного знака и его использовании» выступила Ускова Светлана Борисовна, генеральный директор юридической компании «Усков и партнеры».

Светлана Ускова подготовила статью, в которой объяснила, каким должен быть товарный знак, как выбрать обозначение товарного знака и как правильно его использовать.

Много лет моя работа связана с интеллектуальной собственностью, с вопросами регистрации товарных знаков, консультациями по использованию товарных знаков и нарушением исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.

За время работы приходится сталкиваться с рядом типичных ошибок, которые допускают заявители и правообладатели. Не все знают, каким должен быть товарный знак, как правильно его регистрировать и использовать. Довольно часто ошибки можно предупредить и, соответственно, избежать негативных последствий.

1. Некорректно выбрать ответственное лицо

Начать мне хотелось бы с выбора контактного лица компании, ответственного за регистрацию товарного знака. Чаще всего контактным лицом является юрист или маркетолог.

Это может показаться забавным, но мне приходилось общаться и с менеджерами по закупу, и с бухгалтерами, и с кадровыми работниками. Бухгалтер объяснил, что они тянули жребий, и ему досталась короткая спичка.

Часто такие ответственные лица формально подходят к вопросу, не вникают в подробности, и результат может быть не самый удачный.

2. Выбрать неподходящее обозначение товарного знака

На этом этапе важно в полном объеме проанализировать информацию по охраноспособности обозначения товарного знака и возможности оспаривания регистрации товарного знака в дальнейшем.

Охраноспособность товарного знака — это его соответствие требованиям ст. 1483 Гражданского кодекса. Многие полагают, что слово из словаря не может быть товарным знаком. Это не совсем так.

Самые простые слова: «солнышко», «улыбка», «забота», «счастье» – вполне отвечают требованиям охраноспособности, а значит, могут быть выбраны в качестве названия товарного знака.

Указанная статья ГК достаточно объемна, но если остановиться на основных моментах, то можно сказать, что обозначение товарного знака должно быть фантазийным. Оно не должно указывать на качество или свойство товара или услуги, не должно вводить в заблуждение, не должно быть ложным.

Есть еще целый ряд «не». Так же потенциальный товарный знак не должен быть тождественным или сходным с уже зарегистрированными или поданными на регистрацию обозначениями товарных знаков в отношении однородных товаров/услуг.

Также стоит обратить внимание на статью 1252 Гражданского кодекса, в которой указано, что если товарный знак похож на другое средство индивидуализации настолько, что способен ввести в заблуждение потребителей, преимущество за товарным знаком, зарегистрированным первым, либо имеющим более ранний приоритет.

Опираясь на положения вышеуказанных статей, можно рекомендовать следующий алгоритм действий при работе с новым обозначением.

  • Определить значение слова. Посмотреть перевод, если он есть, а также все словарные значения. Бывает, что они неожиданны и неочевидны.
  • Провести анализ информации в сети интернет, чтобы понять, использует ли кто-то данное обозначение товарного знака.
  • Проанализировать информацию на сайте Федеральной налоговой службы для выявления фирменных наименований
  • Провести предварительный поиск по базе товарных знаков и поданных на регистрацию обозначений.

После этого принимать решение о целесообразности подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Итак, обозначение выбрано, оно прошло все предварительные проверки и серьезных препятствий на данном этапе не найдено.

3. Некорректно выбрать классы МКТУ при подаче заявки на товарный знак

В качестве иллюстрации приведу цитату из письма клиента: «Хотела бы уточнить, к какому классу МКТУ относятся следующие услуги: техническое обслуживание автотранспорта: автоматические мойки + дополнительный сервис (в проекте): пылесос, химчистка, торговый автомат (кофе, автомобильные мелочи), подкачка шин, долив жидкости в бачок омывателя». Так как регистрация товарного знака производится в отношении заявленного перечня товаров и услуг, который формируется на основе «Международного классификатора товаров и услуг», приведенная цитата показывает очень грамотный подход к подаче заявки.

Классификатор несовершенен, иногда нужные рубрики находятся в разных классах. Часто, например, просят заявить сувенирную продукцию, но такой рубрики нет, так как классификация происходит по материалу и по назначению товаров. Бывает, что каких-то товаров/услуг нет в стандартной редакции МКТУ. Заявитель вправе добавить необходимые формулировки.

В таблице можно посмотреть, какие интересные и «нужные» рубрики есть в МКТУ, а каких нет.

В МКТУ

В РЕАЛЬНОСТИ

Куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу, валенки, яйца подкладные для несушек искусственные, запуск спутников для третьих лиц

Жилой комплекс, сайт, магазин, бронирование столиков в ресторане

После подачи заявки на товарный знак добавить какие-то рубрики нельзя, можно только подать новую заявку, что повлечет дополнительные расходы на регистрацию товарного знака. Пример некорректного выбора классов: товарный знак «ЦВЕТОВИК».

На фото один из цветочных магазинов

А это перечень зарегистрированного товарного знака «26 — венки из искусственных цветов; цветы искусственные 31 — венки из живых цветов; растения; растения засушенные для декоративных целей; цветы живые; цветы засушенные для декоративных целей».

Некоторое несоответствие реального использования и перечня зарегистрированного товарного знака не требует комментариев.

4. Пропустить сроки ответов

После подачи заявки на товарный знак в Роспатент, заявитель часто пропускает сроки ответов на полученную корреспонденцию. Если не ответить на запрос в установленный срок, то заявка будет признана отозванной.

Иногда заявитель теряет оплаченные суммы патентных пошлин, а это минимум 14200 рублей, из-за того, что не уточнил спорную формулировку в заявленном перечне или не представил какой-то запрошенный документ.

Сроки ответов фиксированы, и их несоблюдение может привести к потере заявки.

5. Принять предварительный отказ как окончательный

Довольно часто заявитель воспринимает уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства как окончательный, а не как предварительный отказ. Очень часто такие предварительные отказы можно преодолеть, если подготовить аргументированный ответ.

6. Разместить неблагоприятную информацию в интернете

Бывает, что уведомление экспертизы вызвано размещением неблагоприятной информации в интернете. И делает это сам заявитель, указав, например, на своем сайте, что товар производится известной иностранной фирмой. Этот «маркетинговый ход» вызывает вполне обоснованное указание на введение потребителей в заблуждение.

Получение охранного документа не цель, и не финал работы. Любой автовладелец в большей или меньшей степени следит за своей машиной и проводит ряд профилактических действий. Так же и зарегистрированный товарный знак требует внимания. 

7. Зарегистрировать товарный знак и не использовать его

Регистрация товарного знака «номинальным» владельцем влечет риск аннулирования товарного знака за неиспользование. То есть товарный знак зарегистрирован на имя правообладателя, который реально его не использует. Это может быть, например, управляющая компания или владелец бизнеса, имеющий статус индивидуального предпринимателя.

Возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием предусмотрена и Парижской конвенцией об охране промышленной собственности, и Гражданским кодексом Российской Федерации. Срок действия товарного знака при «номинальном» владении – 3 года.

Любое заинтересованное лицо может обратиться в Суд по интеллектуальным правам. Кроме потери товарного знака с правообладателя могут взыскать судебные расходы.

Номинальный владелец, который не заключил лицензионный договор с реальным пользователем, не имеет возможности подтвердить использование товарного знака, а бремя доказывания этого факта лежит на нем.

8. Не передать активы при ликвидации юридического лица

Редко, но бывает, что юридическое лицо правообладателя ликвидируется, а передача нематериальных активов не происходит.

Однажды мне пришлось общаться с собственницей бизнеса, которая зарегистрировала товарный знак, а затем последовательно ликвидировала шесть одноименных компаний.

Она была очень удивлена, узнав, что товарного знака больше нет, аргументируя это тем, что все компании создавались ей единолично.

9. Забыть внести изменения в данные правообладателя

Обратимся к статье 1232 Гражданского кодекса, согласно которой правообладатель обязан уведомлять соответствующие органы об изменении относящихся к государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации сведений о правообладателе: наименования или имени, места нахождения или места жительства и адреса для переписки. Риск неблагоприятных последствий в случае, если такое уведомление соответствующего федерального органа исполнительной власти не сделано или представлены недостоверные сведения, несет правообладатель.

10. Не подать новую заявку при существенном изменении логотипа/перечня

Имеет смысл не только вносить изменения в данные правообладателя, но и при необходимости подавать новую заявку на товарный знак. Такая необходимость может возникнуть при существенном изменении логотипа, как на изображении ниже, так и при изменении ассортимента товаров/услуг (перечня).

Существуют специальные сервисы для сравнения торговых знаков по изображению и для поиска сходных изображений по графическому запросу:

  • edwaks.ru 
  • ПОИСК-ЗНАКОВ.РФ
  • patentovedam.narod.ru

11. Пропустить сроки продления

Срок действия товарного знака – 10 лет от даты регистрации. Если заявление о продлении подано с пропуском установленных сроков, в государственном реестре появляется черная полоса и указывается, что срок действия товарного знака истек. Продлить его невозможно, можно только подать новую заявку.

12. Запланировать экспорт товара, но не зарегистрировать товарный знак в интересующей стране

Так же хотелось бы обратить внимание на то, что регистрация товарного знака территориальна, и если вы собираетесь экспортировать товар, то необходимо производить регистрацию в интересующих вас странах.

13. Не обратиться за консультацией к специалисту

Ну а завершить повествование хотелось бы еще одной цитатой из переписки «С недоумением получили какую-то корреспонденцию и решили обратиться к Вам за консультацией». Если есть недоумение и непонимание, всегда лучше проконсультироваться, так как подводных камней и нюансов действительно много.

Итак, для предупреждения ошибок при регистрации товарного знака и его использовании важно:

  • правильно выбрать ответственного за регистрацию и использование товарного знака;
  • выбрать подходящее обозначение товарного знака;
  • корректно определить классы МКТУ, при отсутствии требуемых рубрик добавить необходимые формулировки;
  • не пропускать сроки ответов на корреспонденцию;
  • отличать предварительный отказ от окончательного;
  • не размещать неблагоприятную информацию в интернете;
  • использовать товарный знак;
  • передать права на товарный знак при ликвидации юридического лица;
  • при изменении данных правообладателя (например, адреса), внести необходимые поправки в товарный знак;
  • при существенном изменении логотипа/перечня подать новую заявку на товарный знак;
  • не пропускать сроки продления;
  • при экспорте регистрировать товарный знак во всех странах;
  • не пренебрегать консультациями специалистов.

Если у вас есть вопросы по этой теме, вы можете задать их Усковой Светлане Борисовне через форму на нашем сайте.

Источник: http://www.estimatica.info/assessment/intellectual-property/133-13-tipichnyh-oshibok-pri-registratsii-i-ispolzovanii-tovarnogo-znaka

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.